Parmi les nombreux types de relations commerciales que l’on rencontre dans le monde moderne des transactions, il y a le concept de contrat de licence, par lequel une partie accorde à une autre le droit d’utiliser dans un contexte commercial un droit, un nom commercial, une méthode ou un produit ou un autre actif détenu pour un bénéfice mutuel. La personne ou l’entité qui accorde le droit est appelée le « donneur de licence ». La personne ou l’entité qui reçoit le droit est appelée le « Licencié ».
Cet article exposera les exigences de base pour un accord de licence réussi. Des conseils juridiques et fiscaux compétents sont nécessaires avant de faire culminer un accord de licence aux États-Unis.
Le lecteur doit d’abord examiner les articles sur les contrats, sur les entités à responsabilité limitée et sur la propriété intellectuelle : Qu’est-ce que c’est et comment la protéger avant de poursuivre la lecture car il sera supposé dans cet article que les informations contenues dans ces articles sont connues du lecteur.
Le concept de base de la licence :
La licence consiste simplement à accorder à une autre personne le droit d’utiliser un bien que l’on possède dans un but particulier et, généralement, moyennant un paiement particulier ou une série de paiements appelés « redevance ». Le plus souvent, une partie concède le droit de vendre ou d’exploiter un actif commercial qu’elle possède, tel qu’une propriété intellectuelle, un produit ou une méthode. Quelques exemples sont une licence pour développer et promouvoir un produit breveté et le vendre sur un territoire particulier ; une licence pour utiliser son produit dans un mélange de produits vendus ; une licence pour utiliser un nom commercial ou un logo pour vendre un produit dans un lieu particulier ; la licence pour publier une œuvre protégée par le droit d’auteur que l’on a écrite, etc. etc.
La licence est généralement réduite à un contrat écrit spécifiant les droits, les devoirs et les paiements qui font partie de la licence. Une licence peut donner tous les droits d’exploitation du bien au licencié (licence « exclusive ») ou seulement certains des droits ou des droits d’utilisation en conjonction avec d’autres personnes (licence « non exclusive » ou « limitée ».) La licence accorde normalement tous les droits au licencié pour qu’il les exploite comme il l’entend mais peut avoir certains critères de performance ou la licence devient caduque ou non exclusive.
Normalement, le thème d’une licence est que le concédant est passif, se contentant de recevoir des redevances, tandis que le licencié s’engage dans l’activité ou le développement et est libre d’exploiter tant que les redevances sont payées et que d’autres critères sont respectés. Le non-respect de l’accord de licence par le licencié entraîne normalement la résiliation de la licence ainsi que le paiement de dommages et intérêts au concédant.
Contrairement à la vente d’un actif, le concédant reste le propriétaire ultime de l’actif ou de la méthodologie ; les droits limités d’utilisation de ce que le concédant possède sont transférés, pas la propriété. L’alternative à une licence est la vente effective du bien à l’acheteur, mais la plupart des concédants souhaitent rester propriétaires afin de pouvoir exploiter le bien à l’avenir ou dans d’autres territoires ou applications. Il est vital pour le licencié de réaliser que, contrairement à la pleine propriété, la licence n’est qu’un groupe de droits que le licencié obtient, la propriété de l’ensemble restant au concédant de licence.
Problèmes typiques à confronter :
- Qui est propriétaire de quoi ? Il est vital de définir précisément les droits faisant l’objet de la licence, pour quelle durée et dans quel contexte. Si le donneur de licence possède d’autres actifs ou concepts qu’il exploite seul ou qu’il transfère à des tiers, il est important de faire une divulgation complète afin que le preneur de licence ne prétende pas qu’il est confronté à la concurrence des autres activités du donneur de licence et que la licence est sans valeur. Sont liées à cela les variations et les améliorations du produit ou du concept, abordées ci-dessous.
- Quelle durée, quel prix ? Qu’est-ce que le concédant obtient de la licence ? Quels paiements sont dus et quand ? Y a-t-il un montant garanti ou simplement un pourcentage des ventes ? Comment les ventes sont-elles calculées ? Quelle est la durée du contrat ? Quels critères de performance le preneur de licence doit-il remplir pour conserver la licence ? Comment le licencié peut-il abandonner la licence et passer à d’autres produits et le concédant ou le licencié peuvent-ils concurrencer le produit ou la méthode avec leur propre produit ou méthode ou celui d’un tiers ?
- Qui défend quoi ? En particulier avec les noms commerciaux ou la propriété intellectuelle, il est important de définir qui a le devoir de se défendre contre les tiers qui violent les droits sur la propriété intellectuelle et cela peut être un processus coûteux. Par exemple, si le donneur de licence concède une licence pour un logiciel dont un tiers prétend qu’il a été volé, qui doit défendre la plainte et payer les dommages et intérêts éventuels ? Tout cela doit être défini précisément dans l’accord.
- Améliorations et modifications. En supposant que le concédant développe une amélioration ou la prochaine génération de produit, le licencié a-t-il le droit d’exploiter cette amélioration ? Il s’agit d’un élément essentiel à prendre en compte, car le licencié peut créer une activité florissante pour découvrir ensuite que le concédant a concédé une licence pour un nouveau produit qui sape complètement l’activité créée par le licencié. De plus, si le licencié propose une variation ou une amélioration, cela génère-t-il des droits chez le concédant de licence ?
- Rôle des autres licenciés. Si la licence est non exclusive, quelles protections peuvent exister pour empêcher l’autre licencié d’interférer avec les ventes du licencié actuel ? Comment sont résolus les litiges entre les licenciés ?
- Droit de cession ? Droit de coentreprise ? Souvent, le licencié souhaitera faire appel à d’autres entités pour l’aider dans ses efforts de promotion du produit ou du service ou cherchera à vendre sa propre licence à une autre partie. Quels sont les droits du concédant de s’opposer ou d’approuver de telles démarches ?
- Droit du licencié de modifier le produit ou le service. Généralement, un licencié propose ses propres idées ou variations du produit sous licence, seul ou en collaboration avec des tiers, ou un client demande une variation personnalisée. Quels sont les droits dont dispose le licencié pour modifier le produit ou le service ?
- Matériel publicitaire et promotionnel. Souvent, un concédant de licence voudra des droits d’approbation quant à tout le matériel de marketing, de formation et de publicité. Souvent, le licencié veut une liberté d’action et ne veut pas que le concédant, qui n’est peut-être pas très au fait du marketing ou des conditions locales, ait un droit de veto.
- Dispositions d’indemnisation : La plupart des concédants veulent une protection complète, y compris une couverture d’assurance, pour les activités des licenciés. La plupart des licenciés veulent que la responsabilité du produit soit assumée par le concédant. L’étendue de ces dispositions est souvent l’objet de certaines négociations tendues.
- Réglementations et lois locales. De nombreux endroits, en particulier en Europe, ont des réglementations extrêmement strictes en ce qui concerne les produits et les services et des restrictions sur le droit de commercer et de vendre. En effet, souvent la loi locale peut annuler des dispositions contraires dans le contrat de licence. Certains produits considérés comme sûrs et légaux dans une juridiction particulière sont illégaux dans d’autres. L’alcool vendu dans certaines nations arabes en est un bon exemple. Il est vital de vérifier les lois et réglementations applicables.
- Impôts et licences. Il est également vital de répartir qui est responsable des taxes qui peuvent s’accumuler. Normalement, le concédant de licence veut n’avoir aucune implication dans les activités de vente ou d’emploi et veut être tenu à l’écart de toutes ces responsabilités, mais pour y parvenir, une attention particulière doit être accordée à la structure créée dans l’accord, car certaines juridictions peuvent imposer une pseudo imposition sur l’emploi dans certains accords de licence et, bien sûr, les licences commerciales locales doivent être payées et tenues à jour par le licencié.
- Questions contractuelles standard. En plus des nombreuses questions applicables qu’un projet particulier doit prendre en compte, il faut tenir compte des conditions standard et des questions qui s’y rapportent dans tout contrat commercial.
Pourquoi une licence ?
Il existe de nombreuses autres méthodes pour unir les efforts afin de promouvoir et de vendre un produit ou un service, allant de la propriété conjointe d’une seule entité aux coentreprises (partenariats de deux entités ou plus) en passant par les accords de distribution et de représentation commerciale. Dans la plupart des cas, la licence est la méthode privilégiée par une personne ou une entité qui souhaite simplement jouer un rôle entièrement passif, c’est-à-dire recevoir des redevances, sans participer aux décisions quotidiennes ou même stratégiques en matière de marketing. Comme l’a dit un client, « je veux juste m’asseoir et encaisser mes chèques de redevances »
Mais c’est rarement aussi simple, les activités du licencié étant une question qui doit intéresser vivement tout concédant de licence avisé, car un licencié mauvais ou peu performant peut faire en sorte qu’un produit ou un service qui aurait pu développer un bon flux de trésorerie soit inutile alors que d’autres produits concurrents viennent dominer le terrain. En outre, la plupart des preneurs de licence ont besoin des conseils et de l’assistance du donneur de licence, ce qui implique inévitablement plus que « l’encaissement des chèques ». Alors que de nombreux inventeurs rêvent de concéder une licence pour leur produit à quelque multinationale qui leur versera simplement beaucoup d’argent au fil du temps, la licence moyenne implique deux entreprises relativement petites qui doivent travailler ensemble pour que le processus soit couronné de succès.
Conclusion :
La licence d’un produit ou d’un service peut être un excellent moyen de générer de bonnes liquidités si le document est correctement créé avec une compréhension claire des objectifs et des devoirs des parties. Le plus souvent, une licence a une portée limitée afin que le concédant soit libre de développer certains marchés ou de travailler avec plus d’un licencié. Il est essentiel d’avoir à l’esprit non seulement un bon conseil juridique, mais aussi un bon conseil fiscal et une bonne connaissance de la situation locale avant d’entamer la relation. Si elle est bien faite, elle peut être un moyen pour l’inventeur ou le développeur d’un produit ou d’un service de minimiser son implication dans le travail de commercialisation et de fourniture du service ou du produit tout en percevant un bon revenu.