Guinguette Marais Poitevin

Existe un gran malentendido entre muchos inventores y empresarios respecto a lo que muchos denominan simplemente patente provisional. Lo primero que hay que decir es que no existe tal cosa como una patente provisional. En cambio, lo que se presenta se llama solicitud de patente provisional. Al igual que cualquier otra solicitud de patente, una solicitud de patente provisional es efectiva para detener el reloj en relación con las llamadas prohibiciones legales e inmediatamente después de presentar una solicitud de patente provisional se puede decir que se tiene una patente pendiente. Las solicitudes de patentes provisionales, hechas correctamente, son una gran manera de dar un primer paso hacia una patente de utilidad.

Ahora que los Estados Unidos se han convertido en un país de «primero en presentar» y han abandonado nuestras históricas formas de «primero en inventar» (ver Un mundo feliz – El primero en presentar se convierte en ley) es de vital importancia presentar una solicitud de patente tan pronto como sea posible. La presentación de una solicitud de patente provisional que describa adecuadamente la invención establecerá la prioridad y satisfará la necesidad de actuar rápidamente en virtud de las normas de «primero en presentar». Una solicitud de patente provisional bien preparada es su mejor amigo en un mundo de primera presentación.

Por supuesto, una solicitud de patente provisional debe entenderse como nada más que el primer paso para recibir una patente. En última instancia, tendrá que presentar una solicitud de patente no provisional para obtener una patente en los Estados Unidos. Sin embargo, comenzar con una solicitud de patente provisional tiene importantes ventajas. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las cosas en la vida, hay trampas que pueden atrapar, y de hecho lo hacen, a los incautos y a los que no saben.

Por qué las solicitudes de patentes provisionales son una buena idea

Una de las razones por las que me gusta sugerir que se comience con una solicitud de patente provisional como forma de iniciar el proceso de patentes es porque son más baratas de preparar (porque no hay requisitos formales) y la tasa de presentación que se debe pagar a la Oficina de Patentes de los Estados Unidos en el momento de la presentación es de sólo 130 dólares para pequeñas entidades (es decir, particulares, universidades y empresas con 500 empleados o menos), lo que supone un ahorro de varios cientos de dólares en comparación con las tasas de presentación de una solicitud de patente no provisional. De hecho, la tasa de presentación es incluso menor -sólo 65 dólares- si se califica como microentidad. Véase La USPTO aplica el descuento para microentidades. Independientemente de la tasa de presentación que haya que pagar a la USPTO, las solicitudes de patentes provisionales cuestan menos de preparar desde el punto de vista de los honorarios de los abogados porque no hay requisitos formales, lo que significa que podemos centrarnos en divulgar la invención con todo detalle mientras seguimos preparando una solicitud excepcionalmente detallada que cuesta una fracción del coste de una solicitud de patente no provisional (es decir, una solicitud de patente normal).

Muchos abogados y agentes de patentes se preguntarán si realmente se puede preparar una solicitud de patente provisional gastando menos tiempo que en la preparación de una solicitud de patente no provisional. Estoy aquí para decirle que no sólo es posible sino que lo hacemos todo el tiempo y también lo hacen muchos otros abogados. Describa lo que pueda, presente una solicitud de patente provisional y trabaje para perfeccionar la invención y ver si existe un mercado. Así es como las solicitudes de patentes provisionales son mejores y por qué son una herramienta valiosa para aquellos con un presupuesto limitado, que al final es todo el mundo en el espacio de las patentes. Nadie tiene suficiente dinero para proteger todo lo que inventa, ni siquiera las megacompañías tecnológicas. Así que hay que dar pasos responsables hacia adelante para asegurar los derechos una vez que se llega al punto en el que se tiene algo patentable.

Algunos abogados le dirán que nunca debe presentar nada que no sea una solicitud de patente no provisional. Ese consejo, en mi opinión, es simplemente inapropiado por varias razones. Los EE.UU. son ahora una nación de «primero en presentar», lo que debe interpretarse absolutamente como «presentar primero». Es totalmente posible, si no probable, que lo que se divulgue incluso un solo día antes de presentar la solicitud de patente sea en última instancia el estado de la técnica que pueda utilizarse para rechazar las reivindicaciones. El periodo de gracia, que antes era fuerte y absoluto, es ahora extraordinariamente débil y prácticamente inexistente en la vida real. Esto significa que tiene que presentar la solicitud tan pronto como pueda después de realizar una invención patentable, lo que necesariamente significa que querrá presentar algo antes de terminar de trabajar en su invención. Las solicitudes de patentes provisionales son excelentes herramientas para los inventores que siguen trabajando en su invención. Describa lo que tiene en este momento y preséntelo como una solicitud de patente provisional. Luego, cuando haya terminado de trabajar en la invención, o antes de que la provisional se abandone a los 12 meses (lo que ocurra primero), presente la solicitud de patente no provisional que incluya el aspecto descrito anteriormente de su invención, así como cualquier mejora o adición.

Con la mayoría de las solicitudes de patentes provisionales se aplica la regla 75-25. Para llegar a completar el 75% se necesita el 25% del tiempo y el 25% final llevará el 75% del tiempo. Por lo tanto, el enfoque de las solicitudes de patentes provisionales es asegurarse de que tiene toda la divulgación que necesitamos más tarde, cuando vamos a preparar la solicitud de patente no provisional. Esto puede incluir adjuntar uno o más documentos complementarios a una solicitud de patente provisional redactada, puede incluir, y normalmente lo hace, la presentación de muchos dibujos, bocetos e incluso fotografías.

Suponiendo que haya presentado una solicitud de patente provisional adecuada, puede comercializar la invención sin temor a perder los derechos de patente, generando dinero en efectivo para continuar con el desarrollo o con otras actividades de patentes. En otras palabras, la solicitud de patente provisional es un paso intermedio en el camino hacia una patente.

¿Cuándo es mejor una solicitud de patente provisional?

En muchas, si no en la mayoría o incluso en casi todas las situaciones, la invención tal y como la concibe inicialmente no será la invención que finalmente quiere patentar. Muchas veces se le ocurrirá una invención y querrá protegerla, pero sabe que tendrá que seguir trabajando en ella. Hay cosas que quiere mejorar, cosas que necesita más tiempo para investigar y desarrollar y, en muchos casos, busca obtener el estatus de patente pendiente antes de tener renders en 3D, dibujos de ingeniería o incluso un prototipo intermedio. En este contexto, simplemente no es posible describir todo lo que finalmente querrá describir porque no tiene la invención completa en todo su esplendor. Por ello, la regla del 75-25 se aplica casi siempre a la redacción de solicitudes de patentes provisionales

A medida que se avanza en la invención se va aprendiendo más a cada paso del camino. Lo mejor es presentar una solicitud de patente lo antes posible, así que considere la posibilidad de presentar una solicitud de patente provisional tan pronto como su invención sea lo suficientemente concreta y tangible como para describirla. Luego, a medida que vaya mejorando, puede presentar otra solicitud de patente provisional si lo desea, o simplemente pasar a una solicitud de patente no provisional. Si está trabajando en su invención, no debería presentar una solicitud de patente no provisional porque no puede añadir nueva materia a una solicitud de patente no provisional. Sin embargo, cuando presente su solicitud de patente no provisional, podrá agrupar cualquier número de solicitudes de patente provisionales que se hayan presentado en los últimos 12 meses. Por lo tanto, las solicitudes de patentes provisionales son absolutamente ideales cuando se tiene algo que podría protegerse ahora, pero se sigue trabajando para refinar, perfeccionar y complementar la invención.

Otro beneficio clave de una solicitud de patente provisional es que la Oficina de Patentes no hará nada con la solicitud de patente provisional a menos que y hasta que usted presente una solicitud de patente no provisional reclamando el beneficio de la prioridad de la fecha de presentación de la solicitud de patente provisional. Esto significa que no hay más tasas de la PTO ni honorarios adicionales de los abogados a menos que y hasta que usted quiera seguir adelante. De este modo, se pueden sentar las bases para obtener una patente, tener una «patente pendiente» y conservar fondos en el proceso. A mi juicio, las ventajas son enormes. Sin embargo, es fundamental recordar que una patente provisional preparada sin cuidado es una completa pérdida de tiempo y dinero.

La importancia de la divulgación

Demos un paso atrás. Como ya se ha eludido, si quiere obtener una patente, en algún momento va a tener que presentar una solicitud de patente no provisional en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. De hecho, tendrá que presentar una solicitud de patente no provisional dentro de los 12 meses siguientes a la presentación de su solicitud de patente provisional para poder reclamar el beneficio de esa presentación provisional. Si presenta la solicitud de patente no provisional en el plazo de 12 meses, la fecha de presentación de su solicitud de patente no provisional se considerará la fecha de presentación de su solicitud de patente provisional presentada anteriormente, al menos con respecto a lo que haya divulgado en la solicitud de patente provisional.

Es fundamental divulgar todo lo posible. Sólo se obtiene el beneficio de una fecha de presentación anterior (todo el propósito y el beneficio de una presentación provisional) si se divulgó adecuadamente. Por lo tanto, es mejor pensar en la solicitud de patente provisional como una forma más barata de comenzar su viaje hacia la recepción de una patente, pero es incorrecto pensar en la solicitud de patente provisional como una forma barata de comenzar el proceso de patentes. El hecho de que tenga un coste menor y no requiera formalidades no significa que no deba tomárselo en serio. Una solicitud de patente provisional mal preparada no ofrece ningún beneficio y puede tener importantes inconvenientes más adelante.

Una comprobación de la realidad de la patente provisional

Ahora, una comprobación de la realidad. Sí, cuando la mayoría de los abogados de patentes preparan una solicitud de patente provisional, ésta cuesta menos porque el abogado no necesita, por lo general, dedicar tanto tiempo como el que dedicaría a preparar una solicitud de patente no provisional. Sin embargo, es importante entender que si se contrata a un abogado para preparar y presentar la solicitud, el hecho de que se requiera menos tiempo no significa que se requiera poco o nada de tiempo. Hay una gran diferencia. La especificación y los dibujos deben ser completos, amplios en cuanto a lo que se describe y específicos para asegurarse de que se cumplen todos los requisitos de patentabilidad en la fecha de presentación de la solicitud de patente provisional. Cortar las esquinas en la descripción de la invención en una solicitud de patente provisional la hace inútil.

La razón por la que cortar las esquinas hace que una solicitud de patente provisional sea inútil es porque en los Estados Unidos para que una solicitud de patente sea útil para finalmente llevar a la protección de una invención la solicitud debe ser completa en el momento de la presentación. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta crítica, a saber, ¿qué significa que una solicitud esté completa?

En términos generales, se considerará que una solicitud de patente está completa cuando la invención se describa de manera que otra persona familiarizada con la tecnología pueda tanto hacer como utilizar la invención habiendo leído únicamente la solicitud de patente que se presenta. En otras palabras, su solicitud de patente debe explicar la invención con el mayor detalle posible. Esencialmente, usted quiere proporcionar una descripción a la par con el nivel de detalle y explicación que se incluiría en un buen manual de instrucciones que describa tanto el uso como la realización de la invención.

Alternativas y variaciones en las solicitudes de patentes provisionales

Cualquier cosa que no esté incluida en la solicitud de patente provisional no se considera parte de su invención. Por esta razón, es posible que escuches a los abogados de patentes explicar que una solicitud de patente provisional sirve para proteger todo lo que se incluye en la solicitud (como he dicho anteriormente). Dicho de otro modo, la solicitud de patente provisional es tan buena como el nivel de detalle que se incluya, por lo que conviene no sólo describir la invención, sino también las posibles alternativas y variaciones que se conozcan en el momento de la presentación. Véase Definir toda la gloria de su invención.

Cuando prepare y presente cualquier solicitud de patente querrá asegurarse de que cubre no sólo lo que ha inventado específicamente, sino que querrá incluir las alteraciones y variaciones que puedan contemplarse porque si y cuando empiece a ganar dinero aparecerán competidores. Los más escrupulosos de esos competidores tratarán de no infringir sus derechos, lo que significa que tratarán de competir lo más estrecha y directamente posible, pero de una forma que no imite técnica y literalmente su invención. Las variaciones y alternativas son cruciales para cualquier solicitud de patente y las solicitudes de patentes provisionales no son una excepción.

Otra cosa crítica que hay que recordar es que las alternativas y variaciones pueden incluirse en una solicitud aunque no sean óptimas, e incluso aunque no funcionen muy bien. Aquí es donde los inventores suelen cometer grandes errores. ¿Por qué querría alguien hacer algo que no es óptimo? Fíjese en el negocio de las imitaciones que existe en cualquier ciudad importante del mundo. Se puede ganar mucho dinero vendiendo productos inferiores. Usted quiere una patente que cubra lo que funciona mejor y lo que funciona y punto. Si usted fuera el primero en inventar el automóvil, querría que su patente cubriera la versión de Yugo, la versión de Cadillac y la versión de Ferrari y todo lo demás. Por lo tanto, tiene que pensar en su invención no sólo como lo que funciona mejor, sino como lo que funciona; no importa lo crudo que sea.

El tiempo es esencial

Si decide presentar una solicitud de patente provisional, tiene que entender que una solicitud provisional permanece pendiente en la Oficina de Patentes durante sólo 12 meses a partir de la fecha en que se presenta. Sé que esto se mencionó anteriormente, pero vale la pena mencionarlo de nuevo porque es un plazo absoluto y rápido que sólo puede ser ampliado en las circunstancias más raras y extraordinarias. Sí, prácticamente todos los plazos en la Oficina de Patentes de EE.UU. pueden ampliarse si se está dispuesto a pagar lo suficiente, y hay algunas circunstancias en las que se podría reclamar la prioridad de una solicitud provisional presentada hasta 14 meses antes, pero para reclamar la prioridad después de 12 meses y hasta el punto de 14 meses el coste es muy alto – actualmente 1.700 dólares. El derecho a este periodo adicional de 2 meses también está muy restringido. Por lo tanto, es fundamental que los inventores entiendan que realmente sólo tienen 12 meses para presentar una solicitud de patente no provisional y no se engañen pensando que tienen 14 meses en su lugar.

Dibujos de patentes y solicitudes de patentes provisionales

En términos de lo que necesita presentar, aunque no se requiere una reivindicación de patente en una solicitud provisional, la descripción escrita y cualquier dibujo de patente de la solicitud provisional debe apoyar adecuadamente el objeto de su invención para que sea útil más tarde para establecer la prioridad. Esto significa que se debe tener cuidado para asegurar que la divulgación presentada como solicitud provisional proporciona adecuadamente una descripción escrita del alcance completo de la materia considerada como la invención y que se desea reivindicar en la solicitud no provisional presentada posteriormente. Los dibujos son su mejor amigo en cualquier solicitud de patente, y se pueden obtener dibujos profesionales de alta calidad por entre 50 y 100 dólares por página.

Muchos inventores buscan recortar gastos para ahorrar dinero, y entiendo perfectamente la necesidad de ahorrar. Los dibujos en una solicitud de patente no es un lugar para conservar. Los dibujos valen al menos 1000 palabras y perdonan muchos errores accidentales en la divulgación escrita. Es mejor pensar que DEBES tener dibujos profesionales en una solicitud de patente provisional. Alguien a quien he recurrido con frecuencia y con quien siempre he estado contento es Autrige Dennis de ASCADDEX Patent Illustrating. Autrige no es un patrocinador de IPWatchdog, sólo un buen tipo que ha proporcionado un buen servicio a mis clientes a un precio muy razonable. La mejor manera de ampliar cualquier divulgación es tener dibujos de patentes de alta calidad. Cuantos más, mejor en mi opinión.

Salir adelante solo sin un abogado de patentes

Para aquellos que quieran dar el paso y preparar sus propias solicitudes de patentes provisionales, ya sea por deseo o por necesidad, considere The Invent + Patent System. Se trata de una herramienta de autoayuda en línea que he creado para ayudar a los inventores a crear su propia solicitud de patente provisional. El coste del sistema es de 99 dólares. Por este precio se puede utilizar el sistema, que le ayudará a crear su propia solicitud de patente, y luego recibirá instrucciones sobre cómo formatear la solicitud y presentarla usted mismo. Este sistema se ha utilizado durante muchos años, y es una excelente manera de ahorrar dinero sin dejar de obtener un resultado de calidad. Sin embargo, es un sistema de «hágalo usted mismo».

Cuando desarrollé el Sistema de Inventos + Patentes creé plantillas de respuestas que se pueden utilizar y múltiples ejemplos relevantes para la tecnología que se pueden imitar. Estas plantillas de respuesta y los ejemplos, cuando se utilizan, obligan a los inventores a proporcionar la información crítica que se requerirá para garantizar una solicitud completa. Esto funciona para mantener los costes bajos porque es un esfuerzo de colaboración y usted está dirigiendo el proceso y proporcionando la información crítica de la invención en lugar de pagar a un abogado para que describa lo que mejor conoce: su invención.

Para algunas buenas lecturas adicionales sobre este y otros temas relacionados, vea Invención a Patente 101: Todo lo que necesita saber para empezar. Véase también:

• Entendiendo lo que no es una patente de diseño
• Patentes de diseño: Infrautilizadas y pasadas por alto
• Decidir dónde obtener derechos de patente internacionales
• Cuándo utilizar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes y por qué es tan popular
• Por qué y cuándo son útiles las patentes de diseño
• Básicos del PCT: La obtención de derechos de patente en todo el mundo
• Evaluación de la conciencia del ip: Los inventores y los propietarios de empresas deberían comenzar su viaje por la propiedad intelectual con esta herramienta de la USPTO y el NIST
• Las peticiones exitosas después de la finalización pueden ayudar a avanzar en la tramitación (Parte V)
• De agente a examinador y viceversa: Lecciones prácticas aprendidas desde dentro de la USPTO
• InSPIRE de la OMPI ofrece una nueva forma de seleccionar bases de datos para búsquedas de patentes que implican traducciones automáticas
• Entérate de los dibujos de tu solicitud de patente de utilidad
• Por qué es hora de subirse al tren del PCT: Las ventajas de presentar primero las solicitudes de patentes estadounidenses a través del PCT
• Implicaciones de la presentación de solicitudes de patentes posteriores en los Estados Unidos (Parte III)
• Tipos de solicitudes de patentes posteriores en los Estados Unidos (Parte II)
• Conseguir una patente: Las devastadoras consecuencias de no nombrar a todos los inventores
• Conseguir una patente: ¿Quién debe ser nombrado como inventor?
• Haga que sus divulgaciones sean significativas: Un llamamiento a la claridad en la redacción de patentes
• Solicitar una patente en Alemania
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• Sabiduría convencional sobre patentes revisada
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• Mitigar la «paranoia justificada» mediante solicitudes de patentes provisionales
• Paranoia justificada: El patentamiento y la delicada danza entre la confidencialidad y la inversión
• Anatomía de una patente valiosa: Aprovechando la singularidad estructural de una invención
• ¿Cómo puedo vender una idea para obtener beneficios? Desbloqueando la dicotomía idea-invención
• Mantener un buen cuaderno de invenciones sigue teniendo sentido
• Patente pendiente: El camino hacia la obtención de una patente estadounidense
• ¿Por qué quiere una patente?
• Pasar de la idea a la patente: ¿Cuándo se tiene una invención?
• Proteger una idea: ¿Se pueden patentar o proteger las ideas?
• Invertir en inventar: A Patent Process Primer for Startups
• Cómo redactar una solicitud de patente
• La presentación de una solicitud de patente sigue siendo una decisión inteligente para los inventores
• Inventor 101: ¿Quiénes son los inventores y los coinventores?
• Búsqueda de patentes 101: por qué las búsquedas de patentes en EE.UU. son de vital importancia
• 10 consejos fundamentales para los inventores
• No existe una patente provisional
• Búsquedas de patentes: Una gran oportunidad para que los inventores se centren en lo que es único
• ¿Debo presentar una solicitud de patente antes de licenciar la invención?
• Convertir su idea en una invención
• Aprender de los errores más comunes de los inventores en la solicitud de patentes
• Por qué los abogados de patentes no trabajan por contingencia

NOTA: Este artículo fue publicado originalmente el 25 de diciembre de 2007 y desde entonces ha sido actualizado en varias ocasiones, la última el 13 de mayo de 2017..