Een van de vele soorten zakelijke relaties die men in de moderne wereld van transacties tegenkomt, is het concept van een licentieovereenkomst, waarbij de ene partij aan de andere het recht verleent om in een zakelijke context gebruik te maken van een recht, handelsnaam, methode of product of een ander activum dat men tot wederzijds voordeel bezit. De persoon of entiteit die het recht verleent, wordt de “licentiegever” genoemd. De persoon of entiteit die het recht ontvangt, wordt de “licentienemer” genoemd.
In dit artikel worden de basisvereisten voor een succesvolle licentieovereenkomst uiteengezet. Voordat een licentieovereenkomst in de Verenigde Staten tot stand komt, is deskundig juridisch en fiscaal advies vereist.
De lezer dient eerst de artikelen over Overeenkomsten, over Rechtspersonen met beperkte aansprakelijkheid en over Intellectuele eigendom te lezen: What it is and How to Protect It before reading further since it will be assumed in this article that the information in those articles is known to the reader.
Het basisconcept van licentie:
Een licentie is eenvoudigweg een andere persoon het recht verlenen om een goed dat men bezit voor een bepaald doel te gebruiken en, gewoonlijk, tegen een bepaalde betaling of een reeks betalingen die “royalty” worden genoemd. Meestal verleent een partij een licentie voor het recht om een bedrijfsmiddel dat zij bezit, zoals intellectuele eigendom, een product of een methode, te verkopen of te exploiteren. Enkele voorbeelden zijn een licentie om een geoctrooieerd product te ontwikkelen en te promoten en in een bepaald gebied te verkopen; een licentie om een eigen product te gebruiken als onderdeel van een mengsel van producten dat wordt verkocht; een licentie om een handelsnaam of logo te gebruiken om een product in een bepaalde plaats te verkopen; de licentie om een auteursrechtelijk beschermd werk dat men heeft geschreven te publiceren, enz. enz.
De licentie wordt gewoonlijk teruggebracht tot een schriftelijke overeenkomst waarin de rechten, plichten en betalingen die deel uitmaken van de licentie worden gespecificeerd. Een licentie kan de licentienemer alle rechten verlenen om het goed te exploiteren (“exclusieve licentie”) of slechts enkele van de rechten of rechten om het samen met andere personen te gebruiken (“niet-exclusieve” of “beperkte” licentie). De licentie verleent de licentienemer normaliter alle rechten om het goed naar eigen goeddunken te exploiteren, maar kan bepaalde prestatiecriteria bevatten of de licentie kan vervallen of niet-exclusief worden.
Normaal gesproken is het thema van een licentie dat de licentiegever passief is en alleen royalty’s ontvangt, terwijl de licentienemer zich bezighoudt met het bedrijf of de ontwikkeling en vrij is om te exploiteren zolang royalty’s worden betaald en aan andere criteria wordt voldaan. Niet-naleving van de licentieovereenkomst door de licentienemer leidt normaliter tot beëindiging van de licentie en betaling van schadevergoeding aan de licentiegever.
In tegenstelling tot de verkoop van een activum blijft de licentiegever de uiteindelijke eigenaar van het activum of de methodologie; beperkte rechten om te gebruiken wat de licentiegever bezit, worden overgedragen, niet de eigendom. Het alternatief voor een licentie is de eigenlijke verkoop van het activum aan de koper, maar de meeste licentiegevers wensen eigenaar te blijven zodat zij het activum in de toekomst of in andere gebieden of toepassingen kunnen exploiteren. Het is van vitaal belang dat de licentienemer zich realiseert dat, in tegenstelling tot volledige eigendom, de licentie slechts een groep rechten is die de licentienemer verkrijgt, terwijl de eigendom van het geheel bij de licentiegever blijft.
Typische problemen waarmee men te maken krijgt:
- Wie is eigenaar van wat? Het is van vitaal belang om precies te bepalen welke rechten in licentie worden gegeven, voor hoe lang en in welke context. Als de licentiegever andere activa of concepten bezit die hij zelf exploiteert of aan derden overdraagt, is het van belang volledige openheid van zaken te geven, zodat de licentienemer niet kan beweren dat hij concurrentie ondervindt van andere activiteiten van de licentiegever en dat de licentie waardeloos is. Hiermee verband houden variaties en verbeteringen op het product of het concept, die hieronder worden besproken.
- Hoe lang, welke prijs? Wat krijgt de licentiegever uit de licentie? Welke betalingen zijn wanneer verschuldigd? Is er een gegarandeerd bedrag of slechts een percentage van de verkoop? Hoe wordt de verkoop berekend? Hoe lang duurt de licentie? Aan welke prestatiecriteria moet de licentienemer voldoen om de licentie te behouden? Hoe kan de licentienemer van de licentie afzien en op andere producten overstappen en kan ofwel de licentiegever ofwel de licentienemer met het product of de methode concurreren met hun eigen product of methode of die van een derde?
- Wie verdedigt wat? Vooral bij handelsnamen of intellectuele eigendom is het belangrijk te bepalen wie de plicht heeft zich te verdedigen tegen derden die inbreuk maken op de rechten op het intellectuele eigendom, en dat kan een kostbare aangelegenheid zijn. Als de licentiegever bijvoorbeeld een softwareontwerp in licentie geeft waarvan een derde beweert dat het gestolen is, wie moet zich dan verweren en eventuele schadevergoeding betalen? Dit moet allemaal nauwkeurig in de overeenkomst worden omschreven.
- Verbeteringen en wijzigingen. In de veronderstelling dat de licentiegever een verbetering of de volgende generatie van het product ontwikkelt, heeft de licentienemer dan het recht die verbetering te exploiteren? Dit is van essentieel belang om in overweging te nemen aangezien de licentienemer een bloeiende onderneming kan oprichten om vervolgens te ontdekken dat de licentiegever een nieuw product in licentie heeft gegeven dat de door de licentienemer opgerichte onderneming volledig ondermijnt. Bovendien, indien de licentienemer met een variatie of een verbetering op de proppen komt, brengt dit dan rechten mee voor de licentiegever?
- Rol van andere licentienemers. Indien de licentie niet exclusief is, welke bescherming kan dan bestaan om te voorkomen dat de andere licentienemer zich bemoeit met de verkoop van de huidige licentienemer? Hoe worden geschillen tussen de licentiehouders opgelost?
- Overdrachtsrecht? Recht op samenwerking? Vaak zal de licentienemer andere entiteiten willen inschakelen om hem bij te staan bij zijn inspanningen om het product of de dienst te promoten, of zal hij zijn eigen licentie aan een andere partij willen verkopen. Welke rechten heeft de licentiegever om zich tegen dergelijke stappen te verzetten of ze goed te keuren?
- Recht van de licentienemer om het product of de dienst te wijzigen. Gewoonlijk komt een licentienemer met eigen ideeën of variaties op het in licentie gegeven product, alleen of in samenwerking met derden, of vraagt een klant om een aangepaste variatie. Welke rechten heeft de licentienemer om het product of de dienst te wijzigen?
- Reclame- en promotiemateriaal. Vaak zal een licentiegever goedkeuringsrechten willen voor alle marketing-, opleidings- en reclamemateriaal. Vaak wil de licentienemer vrijheid van handelen en wil hij niet dat de licentiegever, die misschien niet goed op de hoogte is van de marketing of de plaatselijke omstandigheden, een vetorecht heeft.
- Vrijwaringsclausules: De meeste licentiegevers willen volledige bescherming, inclusief verzekeringsdekking, voor de activiteiten van de licentienemers. De meeste licentienemers willen dat de productaansprakelijkheid door de licentiegever wordt gedragen. Over de omvang van dergelijke bepalingen wordt vaak gespannen onderhandeld.
- Lokale voorschriften en wetten. Op veel plaatsen, vooral in Europa, gelden uiterst strenge regels voor producten en diensten en beperkingen op het recht van handel en verkoop. Vaak kan de plaatselijke wetgeving strijdige bepalingen in de licentieovereenkomst ongeldig maken. Sommige producten die in een bepaald rechtsgebied als veilig en legaal worden beschouwd, zijn in andere rechtsgebieden illegaal. Een goed voorbeeld is alcohol dat in sommige Arabische landen wordt verkocht. Het is van vitaal belang om de toepasselijke wetten en voorschriften na te gaan.
- Belastingen en licenties. Het is evenzeer van vitaal belang om te bepalen wie verantwoordelijk is voor welke belastingen die kunnen worden geheven. Normaal gesproken wil de licentiegever niet betrokken zijn bij verkoop- of tewerkstellingsactiviteiten en wil hij gevrijwaard worden van al dergelijke aansprakelijkheden, maar om dat te bereiken moet zorgvuldig aandacht worden besteed aan de structuur die in de overeenkomst wordt gecreëerd, aangezien sommige jurisdicties pseudo-tewerkstellingsbelasting kunnen opleggen in bepaalde licentieovereenkomsten en, uiteraard, lokale bedrijfsvergunningen moeten worden betaald en up-to-date gehouden door de licentienemer.
- Standaardcontractkwesties. Naast de talrijke toepasselijke kwesties waarmee een specifiek project rekening moet houden, moeten de standaardvoorwaarden en kwesties die daarmee verband houden in elk zakelijk contract in aanmerking worden genomen.
Waarom een licentie?
Er zijn tal van andere methoden om de inspanningen voor de promotie en verkoop van een product of dienst te bundelen, gaande van gezamenlijke eigendom van één entiteit tot joint ventures (samenwerkingsverbanden van twee of meer entiteiten) tot distributie- en verkoopvertegenwoordigingsregelingen. In de meeste gevallen is een licentie de methode die de voorkeur geniet van een persoon of entiteit die gewoon een volledig passieve rol wil spelen, d.w.z. royalty’s ontvangen, zonder betrokken te zijn bij de dagelijkse of zelfs strategische marketingbeslissingen. Zoals een klant het uitdrukte: “Ik wil gewoon achterover leunen en mijn royaltycheques innen.”
Maar zo eenvoudig is het zelden, want de activiteiten van de licentienemer zijn een zaak die van groot belang moet zijn voor elke verstandige licentiegever, aangezien een slechte of slecht presterende licentienemer ertoe kan leiden dat een product of dienst die een goede cashflow had kunnen ontwikkelen, nutteloos is terwijl andere concurrerende producten het veld gaan domineren. Bovendien hebben de meeste licentienemers begeleiding en bijstand van de licentiegever nodig, zodat er onvermijdelijk meer bij komt kijken dan “het innen van de cheques”. Terwijl veel uitvinders ervan dromen hun product in licentie te geven aan een multinational die na verloop van tijd gewoon veel geld zal betalen, gaat het bij de gemiddelde licentie om twee relatief kleine bedrijven die moeten samenwerken om het proces tot een succes te maken.
Conclusie:
Het in licentie geven van een product of dienst kan een uitstekende manier zijn om een goede cashflow te genereren als het document goed is opgesteld met een duidelijk begrip van de doelen en plichten van de partijen. Vaker wel dan niet is een licentie beperkt van omvang, zodat de licentiegever vrij is om bepaalde markten te ontwikkelen of met meer dan één licentienemer te werken. Het is van vitaal belang om niet alleen goed juridisch advies in te winnen, maar ook goed belastingadvies en plaatselijke kennis in te winnen alvorens de relatie aan te vatten. Indien goed uitgevoerd, kan het een manier zijn voor een uitvinder of ontwikkelaar van een product of dienst om de betrokkenheid bij het werk van marketing en het verstrekken van de dienst of het product te minimaliseren en toch een goed inkomen te ontvangen.