Guinguette Marais Poitevin

Entre os muitos tipos de relações comerciais que se encontram no mundo moderno das transacções é o conceito de um acordo de licença, pelo qual uma parte concede a outra o direito de utilizar num contexto comercial um direito, nome comercial, método ou produto ou algum outro bem possuído para benefício mútuo. A pessoa ou entidade que concede o direito é denominada o “Licenciador”. A pessoa ou entidade que recebe o direito é denominada o “Licenciado”

Este artigo descreve os requisitos básicos para um acordo de licença bem sucedido. É necessário aconselhamento jurídico e fiscal competente antes de culminar um acordo de licença nos Estados Unidos.

O leitor deve primeiro rever os artigos sobre Contratos, sobre Entidades de Responsabilidade Limitada, e sobre Propriedade Intelectual: O que é e como protegê-lo antes de continuar a ler, uma vez que será assumido neste artigo que a informação contida nesses artigos é conhecida do leitor.

O Conceito Básico de Licença:

licenciar é simplesmente conceder a outra pessoa o direito de utilizar algum activo que se possua para um determinado fim e, normalmente, para um determinado pagamento ou série de pagamentos denominados “royalty”. Mais frequentemente, uma parte licencia o direito de vender ou explorar algum activo comercial que se possua, tal como propriedade intelectual, um produto ou uma metodologia. Alguns exemplos são uma licença para desenvolver e promover um produto patenteado e vender o mesmo num determinado território; uma licença para utilizar o próprio produto como parte de uma mistura de produtos que são vendidos; uma licença para utilizar um nome comercial ou logotipo para vender um produto num determinado local; a licença para publicar um trabalho protegido por direitos de autor que se tenha escrito, etc. etc.

A licença é geralmente reduzida a um contrato escrito especificando os direitos, deveres, e pagamentos que fazem parte da licença. Uma licença pode conceder todos os direitos de exploração do bem ao licenciado (“licença exclusiva”) ou apenas alguns dos direitos ou direitos de utilização em conjunto com outras pessoas (“licença não exclusiva” ou “limitada”). A licença concede normalmente plenos direitos ao licenciado para explorar como o licenciado entender, mas pode ter certos critérios de desempenho ou a licença caduca ou torna-se não exclusiva.

Normalmente, o tema de uma licença é que o licenciante é passivo, apenas recebendo pagamentos de royalties, enquanto o licenciado se envolve no negócio ou desenvolvimento e é livre de explorar desde que as royalties sejam pagas e outros critérios sejam cumpridos. O não cumprimento do acordo de licença pelo licenciado resulta normalmente na rescisão da licença, bem como no pagamento de danos ao licenciante.

Não parecendo a venda de um bem, o licenciante continua como o proprietário final do bem ou metodologia; direitos limitados de utilização do que o licenciante possui são transferidos, e não a propriedade. A alternativa a uma licença é a venda efectiva do bem ao comprador, mas a maioria dos licenciadores deseja continuar como proprietários para que possam explorar o bem no futuro ou em outros territórios ou aplicações. É vital para o licenciado perceber que, ao contrário da propriedade total, a licença é apenas um grupo de direitos que o licenciado obtém com a propriedade de todo o restante no licenciador.

Questões típicas a Confront:

1. Quem é dono de quê? É vital definir com precisão quais os direitos que estão a ser licenciados e por quanto tempo e em que contexto. Se o licenciante possui outros bens ou conceitos que o licenciante está a explorar por si próprio ou a transferir para terceiros, é importante fazer uma divulgação completa para que o licenciado não afirme que está a enfrentar a concorrência de outras actividades do licenciante e que a licença não tem valor. Relacionadas com isto estão variações e melhorias no produto ou conceito, discutidas abaixo.
2. Quanto tempo, que preço? O que é que o licenciador obtém da licença? Que pagamentos são devidos quando? Existe algum montante garantido ou apenas uma percentagem das vendas? Como são computadas as vendas? Quanto tempo dura a licença? Quais os critérios de desempenho que o licenciado deve cumprir para manter a licença? Como pode o licenciado abandonar a licença e passar para outros produtos e pode o licenciante ou o licenciado competir com o produto ou método com o seu próprio produto ou método ou com o de terceiros?
3. Quem defende o quê? Particularmente com nomes comerciais ou propriedade intelectual, é importante definir quem tem o dever de se defender contra terceiros que violem direitos de propriedade intelectual e isso pode ser um processo dispendioso. Por exemplo, se o licenciante licencia um desenho de software que um terceiro reivindica ter sido roubado, quem deve defender a reivindicação e pagar quaisquer danos? Tudo isto deve ser definido com precisão no acordo.
4. Melhorias e Alterações. Assumindo que o licenciante desenvolve uma melhoria ou a próxima geração de produto, o licenciado tem o direito de explorar essa melhoria? Isto é vital a considerar uma vez que o licenciado pode criar um negócio próspero apenas para descobrir que o licenciante licenciou um novo produto que subtrai totalmente o negócio criado pelo licenciado. Além disso, se o licenciado apresentar uma variação ou melhoramento, isso gera quaisquer direitos no licenciador?
5. Papel de Outros Licenciados. Se a licença não for exclusiva, que protecções podem existir para impedir que o outro licenciado interfira nas vendas do licenciado actual? Como são resolvidas as disputas entre os licenciados?
6. Direito de Atribuição? Direito a Co Venture? Muitas vezes o licenciado desejará trazer outras entidades para ajudar nos seus esforços de promoção do produto ou serviço ou procurará vender a sua própria licença a outra parte. Que direitos tem o licenciante para se opor ou aprovar tais passos?

li> Direito do Licenciado a Alterar o Produto ou Serviço. Tipicamente um licenciado apresenta as suas próprias ideias ou variações ao produto licenciado, quer sozinho ou em conjunto com terceiros ou um cliente solicita uma variação personalizada. Que direitos tem o licenciado para alterar o produto ou serviço?li> Material Publicitário e Promocional. Muitas vezes um licenciante quererá direitos de aprovação relativamente a todos os materiais de marketing, formação, e publicidade. Muitas vezes o licenciado quer liberdade de acção e não quer que o licenciante, que pode não ser bem versado em marketing ou condições locais, tenha um poder de veto.

7. Provisões de Indemnização: A maioria dos licenciantes quer protecção total, incluindo cobertura de seguro, para as actividades dos licenciados. A maioria dos licenciados quer a responsabilidade pelo produto transportado pelo licenciante. A extensão de tais disposições é frequentemente uma área de algumas negociações tensas.
8. Regulamentos e Leis Locais. Muitos locais, especialmente a Europa, têm regulamentações extremamente rigorosas quanto a produtos e serviços e restrições ao direito de comércio e venda. De facto, muitas vezes a legislação local pode anular disposições contrárias no acordo de licença. Alguns produtos considerados seguros e legais numa jurisdição em particular são ilegais noutras. Um bom exemplo é o álcool vendido em algumas nações árabes. É vital verificar as leis e regulamentos aplicáveis.
9. Impostos e Licenças. É igualmente vital atribuir quem é responsável por quais os impostos que podem acrescer. Normalmente, o licenciante não quer ter qualquer envolvimento em actividades de vendas ou de emprego e quer ser mantido isento de todas essas responsabilidades, mas para conseguir isso é necessário prestar uma atenção cuidadosa à estrutura criada no acordo, uma vez que algumas jurisdições podem impor pseudo impostos sobre o emprego em certos acordos de licença e, claro, as licenças de negócios locais devem ser pagas e mantidas actualizadas pelo licenciado.
10. Questões de Contrato Padrão. Para além das numerosas questões aplicáveis que um determinado projecto deve considerar, os termos e condições padrão e as questões relacionadas com eles em qualquer contrato comercial devem ser considerados.

Porquê Licença?

Existem numerosos outros métodos para juntar esforços para promover e vender um produto ou serviço, desde a propriedade conjunta de uma única entidade a joint ventures (parcerias de duas ou mais entidades) até aos acordos de distribuição e representação de vendas. Na maioria dos casos, uma licença é o método preferido por uma pessoa ou entidade que simplesmente deseja um papel inteiramente passivo, para além de receber royalties, sem qualquer envolvimento no dia a dia ou mesmo decisões estratégicas de marketing. Como disse um cliente, “Só quero sentar-me e descontar os meus cheques de royalties”

Mas raramente é assim tão simples, sendo as actividades do licenciado um assunto que deve ser de grande interesse para qualquer licenciante sábio, uma vez que um licenciado com mau ou mau desempenho pode resultar num produto ou serviço que poderia ter desenvolvido um bom fluxo de caixa, sendo inútil enquanto outros produtos concorrentes chegam a dominar o campo. Além disso, a maioria dos licenciados precisa da orientação e assistência do licenciante, pelo que inevitavelmente está envolvido mais do que “descontar os cheques”. Embora muitos inventores tenham o sonho de licenciar o seu produto a alguma multinacional que simplesmente pagará muito dinheiro ao longo do tempo, a licença média envolve duas empresas relativamente pequenas que têm de trabalhar em conjunto para que o processo seja bem sucedido.

Conclusão:

O licenciamento de um produto ou serviço pode ser uma excelente forma de gerar um bom fluxo de caixa se o documento for devidamente criado com um claro entendimento dos objectivos e deveres das partes. Na maioria das vezes, uma licença tem um âmbito limitado, de modo que o licenciante é livre de desenvolver determinados mercados ou trabalhar com mais do que um licenciado. É vital ter em mente não só bons conselhos jurídicos, mas também obter bons conselhos fiscais e conhecimentos locais antes de iniciar a relação. Se bem feito, pode ser uma forma de um inventor ou desenvolvedor de um produto ou serviço minimizar o envolvimento no trabalho de marketing e fornecimento do serviço ou produto enquanto ainda recebe um bom rendimento.