Guinguette Marais Poitevin

Tra i molti tipi di relazioni d’affari che si incontrano nel mondo moderno delle transazioni c’è il concetto di un accordo di licenza, con il quale una parte concede ad un’altra il diritto di usare in un contesto d’affari un diritto, un nome commerciale, un metodo o un prodotto o qualche altro bene posseduto per mutuo beneficio. La persona o l’entità che concede il diritto è chiamata “Licenziante”. La persona o l’entità che riceve il diritto è chiamata “Licenziatario”.

Questo articolo delinea i requisiti di base per un accordo di licenza di successo. Una consulenza legale e fiscale competente è necessaria prima di concludere un accordo di licenza negli Stati Uniti.

Il lettore dovrebbe prima rivedere gli articoli sui contratti, sulle società a responsabilità limitata e sulla proprietà intellettuale: Che cos’è e come proteggerla prima di continuare la lettura, dato che in questo articolo si presuppone che le informazioni contenute in questi articoli siano note al lettore.

Il concetto base di licenza:

Per licenza si intende semplicemente concedere a un’altra persona il diritto di utilizzare un bene che si possiede per uno scopo particolare e, di solito, per un pagamento particolare o una serie di pagamenti definiti “royalty”. Più comunemente, una parte concede in licenza il diritto di vendere o sfruttare qualche bene aziendale che si possiede, come la proprietà intellettuale, un prodotto o una metodologia. Alcuni esempi sono una licenza per sviluppare e promuovere un prodotto brevettato e venderlo in un particolare territorio; una licenza per usare il proprio prodotto come parte di una miscela di prodotti che vengono venduti; una licenza per utilizzare un nome commerciale o un logo per vendere un prodotto in un particolare locale; la licenza per pubblicare un’opera coperta da copyright che si è scritta, ecc. ecc.

La licenza è solitamente ridotta a un contratto scritto che specifica i diritti, i doveri e i pagamenti che fanno parte della licenza. Una licenza può dare tutti i diritti di sfruttare il bene al licenziatario (“licenza esclusiva”) o solo alcuni dei diritti o i diritti da usare insieme ad altre persone (licenza “non esclusiva” o “limitata”). La licenza normalmente concede pieni diritti al licenziatario per sfruttarlo come meglio crede, ma può avere certi criteri di performance o la licenza decade o diventa non esclusiva.

Normalmente, il tema di una licenza è che il licenziante è passivo, ricevendo semplicemente il pagamento delle royalties, mentre il licenziatario si impegna nel business o nello sviluppo ed è libero di sfruttare finché le royalties sono pagate e altri criteri soddisfatti. Il mancato rispetto del contratto di licenza da parte del licenziatario comporta normalmente la cessazione della licenza e il pagamento di danni al licenziante.

A differenza della vendita di un bene, il licenziante continua ad essere il proprietario finale del bene o della metodologia; vengono trasferiti diritti limitati all’uso di ciò che il licenziante possiede, non la proprietà. L’alternativa a una licenza è la vendita effettiva del bene all’acquirente, ma la maggior parte dei licenzianti desidera continuare come proprietario in modo da poter sfruttare il bene in futuro o in altri territori o applicazioni. E’ vitale per il licenziatario rendersi conto che, a differenza della piena proprietà, la licenza è semplicemente un gruppo di diritti che il licenziatario ottiene con la proprietà dell’insieme che rimane al licenziante.

Problemi tipici da affrontare:

1. Chi possiede cosa? E’ vitale definire esattamente quali diritti vengono concessi in licenza e per quanto tempo e in quale contesto. Se il licenziante possiede altre attività o concetti che il licenziante sta sfruttando per conto proprio o trasferendo a terzi, è importante fare piena divulgazione in modo che il licenziatario non sostenga che sta affrontando la concorrenza delle altre attività del licenziante e che la licenza non ha valore. Relativo a questo sono le variazioni e i miglioramenti del prodotto o del concetto, discussi di seguito.
2. Per quanto tempo, a che prezzo? Cosa ottiene il licenziante dalla licenza? Quali pagamenti sono dovuti quando? C’è un importo garantito o solo una percentuale delle vendite? Come vengono calcolate le vendite? Quanto dura? Quali criteri di rendimento deve realizzare il licenziatario per mantenere la licenza? Come può il licenziatario abbandonare la licenza e passare ad altri prodotti e può il licenziante o il licenziatario competere con il prodotto o il metodo con il proprio prodotto o metodo di terzi?
3. Chi difende cosa? In particolare con i nomi commerciali o la proprietà intellettuale, è importante definire chi ha il dovere di difendere contro terzi che violano i diritti sulla proprietà intellettuale e questo può essere un processo costoso. Per esempio, se il licenziante concede in licenza un design di software che una terza parte sostiene sia stato rubato, chi deve difendere la richiesta e pagare eventuali danni? Tutto questo dovrebbe essere definito con precisione nell’accordo.
4. Miglioramenti e modifiche. Supponendo che il licenziante sviluppi un miglioramento o la prossima generazione di prodotto, il licenziatario ha il diritto di sfruttare quel miglioramento? Questo è vitale da considerare poiché il licenziatario può creare un business fiorente solo per scoprire che il licenziante ha dato in licenza un nuovo prodotto che ha completamente sminuito il business creato dal licenziatario. Inoltre, se il licenziatario presenta una variazione o un miglioramento, questo genera qualche diritto nel licenziante? Se la licenza non è esclusiva, quali protezioni possono esistere per impedire all’altro licenziatario di interferire con le vendite del licenziatario attuale? Come vengono risolte le controversie tra i licenziatari? Diritto di Co Venture? Spesso il licenziatario vorrà coinvolgere altre entità per assisterlo nei suoi sforzi per promuovere il prodotto o il servizio o cercherà di vendere la propria licenza a un’altra parte. Quali diritti ha il licenziante per obiettare o approvare tali passi?
5. Diritto del licenziatario di modificare il prodotto o servizio. Tipicamente un licenziatario propone le proprie idee o variazioni al prodotto concesso in licenza, da solo o in collaborazione con terzi, oppure un cliente richiede una variazione personalizzata. Quali diritti ha il licenziatario per modificare il prodotto o il servizio? Spesso un licenziante vorrà i diritti di approvazione per tutto il materiale di marketing, formazione e pubblicità. Spesso il licenziatario vuole libertà d’azione e non vuole che il licenziante, che potrebbe non essere ben informato sul marketing o sulle condizioni locali, abbia un potere di veto.
6. Disposizioni di indennizzo: La maggior parte dei licenzianti vuole una protezione completa, inclusa la copertura assicurativa, per le attività dei licenziatari. La maggior parte dei licenziatari vuole che la responsabilità del prodotto sia portata dal licenziante. L’estensione di tali disposizioni è spesso un’area di negoziazioni tese.
7. Regolamenti e leggi locali. Molti luoghi, specialmente l’Europa, hanno regolamenti estremamente severi per quanto riguarda prodotti e servizi e restrizioni sul diritto di commercio e vendita. Infatti, spesso la legge locale può annullare le disposizioni contrarie nel contratto di licenza. Alcuni prodotti considerati sicuri e legali in una particolare giurisdizione sono illegali in altre. Un buon esempio è l’alcol venduto in alcune nazioni arabe. È vitale controllare le leggi e i regolamenti applicabili.
8. Tasse e licenze. È altrettanto vitale stabilire chi è responsabile per le tasse che possono maturare. Normalmente, il licenziante vuole non essere coinvolto in attività di vendita o di impiego e vuole essere tenuto indenne da tutte queste responsabilità, ma per ottenere ciò occorre prestare attenzione alla struttura creata nell’accordo, poiché alcune giurisdizioni possono imporre una pseudo tassazione sull’impiego in alcuni accordi di licenza e, naturalmente, le licenze commerciali locali devono essere pagate e tenute aggiornate dal licenziatario.
9. Questioni contrattuali standard. Oltre alle numerose questioni applicabili che un particolare progetto deve considerare, devono essere considerati i termini e le condizioni standard e le questioni relative ad essi in qualsiasi contratto d’affari.

Perché una licenza?

Ci sono numerosi altri metodi per unire gli sforzi per promuovere e vendere un prodotto o servizio, che vanno dalla proprietà congiunta di una singola entità alle joint venture (partnership di due o più entità) agli accordi di distribuzione e rappresentanza commerciale. Nella maggior parte dei casi, una licenza è il metodo preferito da una persona o entità che vuole semplicemente un ruolo completamente passivo, cioè ricevere royalties, senza alcun coinvolgimento nelle decisioni di marketing quotidiane o strategiche. Come ha detto un cliente, “Voglio solo sedermi e incassare i miei assegni di royalty.”

Ma raramente è così semplice, con le attività del licenziatario che sono una questione che deve essere di grande interesse per ogni licenziante saggio, poiché un licenziatario cattivo o poco performante può avere come risultato un prodotto o servizio che avrebbe potuto sviluppare un buon flusso di cassa essendo inutile mentre altri prodotti concorrenti vengono a dominare il campo. Inoltre, la maggior parte dei licenziatari ha bisogno di guida e assistenza da parte del licenziante, quindi inevitabilmente è coinvolto più che “incassare gli assegni”. Mentre molti inventori sognano di dare in licenza il loro prodotto a qualche multinazionale che pagherà semplicemente una grande quantità di denaro nel tempo, la licenza media coinvolge due imprese relativamente piccole che devono lavorare insieme per rendere il processo di successo.

Conclusione:

La licenza di un prodotto o servizio può essere un modo eccellente per generare un buon flusso di cassa se il documento è creato correttamente con una chiara comprensione degli obiettivi e dei doveri delle parti. Più spesso che no, una licenza ha una portata limitata in modo che il licenziante sia libero di sviluppare certi mercati o lavorare con più di un licenziatario. È vitale tenere a mente non solo una buona consulenza legale, ma anche una buona consulenza fiscale e una conoscenza locale prima di iniziare la relazione. Se ben fatto, può essere un modo per un inventore o sviluppatore di un prodotto o servizio di ridurre al minimo il coinvolgimento nel lavoro di marketing e fornitura del servizio o prodotto, pur ricevendo un buon reddito.