Guinguette Marais Poitevin

C’è un grande equivoco tra molti inventori e imprenditori riguardo a quello che molti chiamano semplicemente un brevetto provvisorio. La prima cosa da dire è che non esiste un brevetto provvisorio. Invece, ciò che si deposita si chiama domanda di brevetto provvisorio. Come ogni altra domanda di brevetto, una domanda di brevetto provvisoria è efficace per fermare il tempo relativo alle cosiddette barre legali e immediatamente dopo il deposito di una domanda di brevetto provvisoria si può dire di avere un brevetto in sospeso. Le domande di brevetto provvisorio, fatte correttamente, sono un ottimo modo per fare un primo passo verso un brevetto di utilità.

Ora che gli Stati Uniti sono diventati un paese “first to file” e hanno abbandonato il nostro storico “first to invent” (vedi A Brave New World – First to File Becomes Law) è di fondamentale importanza depositare una domanda di brevetto il prima possibile. Il deposito di una domanda di brevetto provvisoria che descriva adeguatamente l’invenzione stabilirà la priorità e soddisfa la necessità di agire rapidamente secondo le regole del first to file. Una domanda di brevetto provvisorio ben preparata è il vostro migliore amico nel mondo del first to file.

Naturalmente, una domanda di brevetto provvisorio deve essere intesa come niente più che il primo passo per ottenere un brevetto. Alla fine dovrete depositare una domanda di brevetto non provvisoria per ottenere un brevetto negli Stati Uniti. Tuttavia, ci sono vantaggi sostanziali nell’iniziare con una domanda di brevetto provvisorio. Come per la maggior parte delle cose nella vita, tuttavia, ci sono delle insidie che possono intrappolare gli incauti e gli ignoranti.

Perché le domande di brevetto provvisorie sono una buona idea

Una ragione per cui mi piace suggerire di iniziare con una domanda di brevetto provvisoria come un modo per iniziare il processo di brevettazione è che sono più economiche da preparare (perché non ci sono requisiti formali) e la tassa di deposito dovuta all’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti al momento del deposito è solo 130 dollari per le piccole entità (cioè, individui, università e aziende con 500 o meno dipendenti), il che vi fa risparmiare diverse centinaia di dollari rispetto alle tasse di deposito per una domanda di brevetto non provvisorio. In effetti, la tassa di deposito è persino inferiore – solo 65 dollari – se vi qualificate come micro entità. Vedi USPTO Implements Micro Entity Discount. Indipendentemente dalla tassa di deposito da pagare all’USPTO, le domande di brevetto provvisorio costano meno da preparare dal punto di vista della parcella dell’avvocato perché non ci sono requisiti formali, il che significa che possiamo concentrarci sulla divulgazione dell’invenzione in tutti i suoi dettagli, preparando comunque una domanda eccezionalmente dettagliata che costa una frazione del costo di una domanda di brevetto non provvisorio (cioè, una normale domanda di brevetto).

Molti avvocati e agenti di brevetti si chiederanno se sia davvero possibile preparare una domanda di brevetto provvisorio spendendo meno tempo della preparazione di una domanda di brevetto non provvisorio. Io sono qui per dirvi che non solo è possibile, ma che noi lo facciamo sempre e così fanno molti altri avvocati. Descrivete tutto quello che potete, depositate una domanda di brevetto provvisorio e lavorate per perfezionare l’invenzione e vedere se c’è un mercato. Questo è il modo migliore per le domande di brevetto provvisorio e il motivo per cui sono uno strumento prezioso per coloro che hanno un budget limitato, che alla fine della giornata sono tutti nello spazio dei brevetti. Nessuno ha abbastanza soldi per proteggere tutto ciò che inventa, nemmeno le mega-imprese tecnologiche. Quindi fate dei passi avanti responsabili per assicurarvi i diritti una volta che avete qualcosa di brevettabile.

Alcuni avvocati vi diranno che non dovreste mai depositare niente di diverso da una domanda di brevetto non provvisorio. Questo consiglio, secondo me, è semplicemente inappropriato per diverse ragioni. Gli Stati Uniti sono ora una nazione “first to file”, il che deve assolutamente essere interpretato come “depositare per primi”! È del tutto possibile, se non probabile, che le cose che vengono divulgate anche un solo giorno prima che voi depositiate la vostra domanda di brevetto saranno alla fine arte anteriore che può essere usata per sconfiggere le vostre rivendicazioni. Il periodo di grazia, che una volta era forte e assoluto, ora è straordinariamente debole e praticamente inesistente nella vita reale. Questo significa che dovete depositare il più presto possibile dopo aver realizzato un’invenzione brevettabile, il che significa necessariamente che vorrete depositare qualcosa prima di aver finito di lavorare sulla vostra invenzione. Le domande di brevetto provvisorio sono strumenti eccellenti per gli inventori che stanno continuando a lavorare sulla loro invenzione. Descrivete ciò che avete al momento e depositatelo come domanda di brevetto provvisorio. Poi, quando avete finito di lavorare sull’invenzione, o prima che la provvisoria venga abbandonata dopo 12 mesi (qualunque sia la prima), depositate la domanda di brevetto non provvisorio che include l’aspetto precedentemente descritto della vostra invenzione così come qualsiasi miglioramento o aggiunta.

Con la maggior parte delle domande di brevetto provvisorio si applica la regola del 75-25. Per arrivare al 75% completo ci vuole il 25% del tempo e il 25% finale richiederà il 75% del tempo. Quindi, l’approccio alle domande di brevetto provvisorio è quello di assicurarsi di avere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno in seguito, quando prepareremo la domanda di brevetto non provvisorio. Questo può includere l’allegazione di uno o più documenti supplementari a una domanda di brevetto provvisorio redatta, può e di solito include il deposito di molti disegni, schizzi e persino fotografie.

Assumendo che abbiate depositato una domanda di brevetto provvisorio appropriata potete commercializzare l’invenzione senza paura di perdere i diritti di brevetto, generando liquidità per procedere con lo sviluppo o ulteriori attività di brevetto. In altre parole, la domanda di brevetto provvisorio è un passo intermedio lungo la strada verso un brevetto.

Quando è meglio una domanda di brevetto provvisorio?

In molte, se non la maggior parte o addirittura quasi tutte le situazioni, l’invenzione come la concepite inizialmente non sarà quella che alla fine volete brevettare. Molte volte si arriva con un’invenzione e la si vuole proteggere, ma si sa che è necessario continuare a lavorarci. Ci sono cose che volete migliorare, cose che avete bisogno di più tempo per la ricerca e lo sviluppo e in molti casi state cercando di ottenere lo stato di brevetto prima di avere rendering 3D, disegni tecnici o anche un prototipo intermedio. In questo contesto semplicemente non potete descrivere tutto ciò che alla fine vorrete descrivere perché non avete l’invenzione completa nel suo pieno splendore. Questo è il motivo per cui la regola del 75-25 si applica quasi sempre alla stesura delle domande di brevetto provvisorio

Man mano che si procede con la propria invenzione si impara di più ad ogni passo del cammino. È meglio depositare una domanda di brevetto il prima possibile, quindi considerate di depositare una domanda di brevetto provvisoria non appena la vostra invenzione è abbastanza concreta e tangibile da essere descritta. Poi, man mano che fate dei miglioramenti, potete depositare un’altra domanda di brevetto provvisorio, se volete, o semplicemente passare a una domanda di brevetto non provvisorio. Se state lavorando alla vostra invenzione non dovreste depositare una domanda di brevetto non provvisorio perché non potete aggiungere nuovo materiale a una domanda di brevetto non provvisorio. Potete, comunque, mettere insieme qualsiasi numero di domande di brevetto provvisorio che sono state depositate negli ultimi 12 mesi quando depositate la vostra domanda di brevetto non provvisorio. Quindi, le domande di brevetto provvisorio sono assolutamente ideali quando avete qualcosa che potrebbe essere protetto ora ma state continuando a lavorare per raffinare, perfezionare e integrare l’invenzione.

Un altro vantaggio chiave di una domanda di brevetto provvisorio è che l’Ufficio Brevetti non farà nulla con la domanda di brevetto provvisorio a meno che e fino a quando non depositerete una domanda di brevetto non provvisorio che rivendichi il beneficio della priorità della data di deposito della domanda di brevetto provvisorio. Questo significa niente più tasse PTO e niente più spese legali a meno che e fino a che non vogliate andare avanti. Così, potete gettare le basi per ottenere un brevetto, avere un “brevetto in sospeso” e conservare i fondi nel processo. A mio giudizio i benefici sono enormi. È fondamentale ricordare, tuttavia, che un provvisorio preparato senza cura è una completa perdita di tempo e denaro.

L’importanza della divulgazione

Facciamo un passo indietro. Come già accennato, se volete ottenere un brevetto dovrete alla fine depositare una domanda di brevetto non provvisorio presso l’U.S. Patent and Trademark Office. Infatti, dovrete depositare una domanda di brevetto non provvisorio entro 12 mesi dal deposito della vostra domanda di brevetto provvisorio per poter rivendicare il beneficio di tale deposito provvisorio. Se depositate la domanda di brevetto non provvisorio entro 12 mesi, allora la data di deposito della vostra domanda di brevetto non provvisorio sarà considerata come la data di deposito della vostra precedente domanda di brevetto provvisorio, almeno per quanto riguarda ciò che avete rivelato nella domanda di brevetto provvisorio.

È fondamentale rivelare il più possibile. Si ottiene il beneficio di una data di deposito precedente (l’intero scopo e beneficio di un deposito provvisorio) solo se è stato divulgato in modo appropriato. Quindi è meglio pensare alla domanda di brevetto provvisorio come a un modo meno costoso di iniziare il vostro viaggio verso la ricezione di un brevetto, ma non è corretto pensare alla domanda di brevetto provvisorio come a un modo economico di iniziare il processo di brevetto. Il fatto che sia meno costosa e che non richieda formalità non significa che non la si debba prendere sul serio. Una domanda di brevetto provvisorio mal preparata non offre alcun beneficio e può avere notevoli effetti negativi in seguito.

A Provisional Patent Reality Check

Ora un controllo della realtà. Sì, quando la maggior parte dei consulenti in brevetti prepara una domanda di brevetto provvisorio costa meno perché il consulente in genere non ha bisogno di spendere tanto tempo quanto ne impiegherebbe per preparare una domanda di brevetto non provvisorio. È importante capire, tuttavia, che se state assumendo un avvocato per preparare e depositare la domanda, il fatto che sia richiesto meno tempo non significa che sia necessario poco o nessun tempo. C’è una grande differenza. Le specifiche e i disegni devono essere completi, ampi in termini di ciò che viene descritto e specifici per assicurarsi di soddisfare tutti i requisiti di brevettabilità alla data in cui si deposita la domanda di brevetto provvisorio. Tagliare gli angoli nella descrizione dell’invenzione in una domanda di brevetto provvisorio la rende inutile.

La ragione per cui tagliare gli angoli rende inutile una domanda di brevetto provvisorio è perché negli Stati Uniti, affinché una domanda di brevetto sia utile per portare alla protezione di un’invenzione, la domanda deve essere completa al momento del deposito. Questo porta però a una domanda critica: cosa significa che una domanda è completa?

In termini generali, una domanda di brevetto sarà considerata completa quando l’invenzione è descritta in modo tale che qualcun altro che ha familiarità con la tecnologia potrebbe sia fare che usare l’invenzione avendo solo letto la domanda di brevetto che viene depositata. In altre parole, la vostra domanda di brevetto deve spiegare l’invenzione con quanti più dettagli possibile. Essenzialmente, volete fornire una descrizione alla pari con il livello di dettaglio e spiegazione che sarebbe incluso in un buon manuale di istruzioni che descrive sia l’uso che la realizzazione dell’invenzione.

Alternative e variazioni nelle domande di brevetto provvisorio

Tutto ciò che non è incluso nella domanda di brevetto provvisorio non è considerato parte della vostra invenzione. Per questo motivo potreste sentire gli avvocati specializzati in brevetti spiegare che una domanda di brevetto provvisorio è utile per proteggere tutto ciò che è incluso nella domanda (come ho detto sopra). Detto in un altro modo, la domanda di brevetto provvisorio è buona solo quanto il livello di dettaglio che includete, che è il motivo per cui volete non solo descrivere la vostra invenzione ma anche ogni possibile alternativa e variazione che vi è nota al momento del deposito. Vedere Definire il pieno splendore della vostra invenzione.

Quando preparate e depositate una domanda di brevetto volete assicurarvi di coprire non solo ciò che avete specificamente inventato, ma volete includere alterazioni e variazioni che possono essere contemplate perché se e quando inizierete a fare soldi appariranno dei concorrenti. I più scrupolosi di questi concorrenti cercheranno di non violare i vostri diritti, il che significa che cercheranno di competere il più da vicino e direttamente possibile ma in un modo che non imiti tecnicamente e letteralmente la vostra invenzione. Le variazioni e le alternative sono cruciali per qualsiasi domanda di brevetto e le domande di brevetto provvisorio non fanno eccezione.

Un’altra cosa fondamentale da ricordare è che le alternative e le variazioni possono essere incluse in una domanda anche se non sono ottimali, e anche se non funzionano molto bene. È qui che gli inventori commettono spesso grandi errori. Perché qualcuno dovrebbe voler fare qualcosa che non è ottimale? Guardate il business delle imitazioni che esiste in qualsiasi grande città del mondo. Si possono fare un sacco di soldi vendendo prodotti inferiori. Volete un brevetto che copra ciò che funziona meglio e ciò che funziona punto. Se tu fossi il primo ad inventare l’automobile vorresti che il tuo brevetto coprisse la versione Yugo, la versione Cadillac e la versione Ferrari e tutto ciò che sta in mezzo. Quindi dovete pensare alla vostra invenzione non solo come a ciò che funziona meglio, ma a ciò che funziona; non importa quanto rozzamente.

Il tempo è fondamentale

Se decidete di depositare una domanda di brevetto provvisorio dovete capire che una domanda provvisoria rimane in sospeso presso l’ufficio brevetti solo per 12 mesi dalla data in cui viene depositata. So che questo è stato menzionato sopra, ma vale la pena menzionarlo di nuovo perché è una scadenza assoluta e veloce che può essere estesa solo nelle circostanze più rare e straordinarie. Sì, praticamente tutte le scadenze all’Ufficio Brevetti degli Stati Uniti possono essere estese se si è disposti a pagare abbastanza, e ci sono alcune circostanze in cui si potrebbe rivendicare la priorità di una domanda provvisoria depositata fino a 14 mesi prima, ma per rivendicare la priorità dopo 12 mesi e fino al punto di 14 mesi il costo è molto alto – attualmente 1.700 dollari. Anche il diritto a questo periodo aggiuntivo di 2 mesi è molto limitato. Pertanto, è fondamentale che gli inventori capiscano che realisticamente hanno solo 12 mesi per depositare una domanda di brevetto non provvisorio e non si illudano di avere invece 14 mesi.

Disegni di brevetto e domande di brevetto provvisorio

In termini di ciò che è necessario depositare, anche se una rivendicazione di brevetto non è richiesta in una domanda provvisoria, la descrizione scritta ed eventuali disegni di brevetto della domanda provvisoria devono sostenere adeguatamente l’oggetto della vostra invenzione per essere utili successivamente per stabilire la priorità. Ciò significa che bisogna fare attenzione a garantire che la divulgazione presentata come domanda provvisoria fornisca adeguatamente una descrizione scritta dell’intera portata dell’oggetto considerato come l’invenzione e che si vuole rivendicare nella domanda non provvisoria presentata successivamente. I disegni sono i vostri migliori amici in qualsiasi domanda di brevetto, e disegni professionali di alta qualità possono essere ottenuti per una cifra compresa tra i 50 e i 100 dollari a pagina.

Molti inventori cercano di tagliare gli angoli per risparmiare denaro, e capisco perfettamente la necessità di risparmiare. I disegni in una domanda di brevetto non sono un posto dove risparmiare. I disegni valgono almeno 1000 parole e perdonano molti errori accidentali nella divulgazione scritta. È meglio pensare che si DEVE avere disegni professionali in una domanda di brevetto provvisorio. Qualcuno che ho usato spesso e di cui sono sempre stato soddisfatto è Autrige Dennis di ASCADDEX Patent Illustrating. Autrige non è uno sponsor di IPWatchdog, solo un bravo ragazzo che ha fornito un buon servizio ai miei clienti ad un prezzo molto ragionevole. Il modo migliore per espandere qualsiasi divulgazione è avere disegni di brevetto di alta qualità. Più ce ne sono, meglio è a mio parere.

Andare da soli senza un consulente in brevetti

Per coloro che vogliono fare il grande passo e preparare le proprie domande di brevetto provvisorio, sia per desiderio che per necessità, considerate The Invent + Patent System. Si tratta di uno strumento online di auto-aiuto che ho creato e che aiuta gli inventori a creare la propria domanda di brevetto provvisorio. Il costo per utilizzare il sistema è di 99 dollari. Per questo prezzo si ottiene di utilizzare il sistema, che vi aiuterà a creare la vostra domanda di brevetto, e poi si ricevono istruzioni su come formattare la domanda e depositarla da soli. Questo sistema è stato in uso per molti anni, ed è un modo eccellente per risparmiare denaro pur ottenendo un risultato di qualità. Tuttavia, è un sistema fai-da-te.

Quando ho sviluppato il sistema Invent + Patent System ho creato dei modelli di risposta che possono essere usati ed esempi multipli rilevanti per la tecnologia che possono essere imitati. Questi modelli di risposta ed esempi, quando utilizzati, costringono gli inventori a fornire le informazioni critiche che saranno richieste per garantire una domanda completa. Questo funziona per mantenere bassi i costi perché è uno sforzo collaborativo e voi state dirigendo il processo e fornendo le informazioni critiche sull’invenzione piuttosto che pagare un avvocato per descrivere ciò che conoscete meglio – la vostra invenzione.

Per alcune buone letture aggiuntive su questo e su argomenti correlati vedere Invention to Patent 101: Everything You Need to Know About Getting Started. Vedi anche:

• Capire cosa non è un brevetto di design
• Patenti di design: Sottoutilizzati e trascurati
• Decidere dove ottenere i diritti di brevetto internazionale
• Quando usare il trattato di cooperazione in materia di brevetti e perché è così popolare
• Perché e quando i brevetti di design sono utili
• Fondamenti del PCT: Ottenere diritti di brevetto in tutto il mondo
• ipAwarenessAssessment: Inventori e imprenditori dovrebbero iniziare il loro viaggio nella PI con questo strumento USPTO-NIST
• Il successo dopo le petizioni finali può aiutare a far avanzare la prosecuzione (Parte V)
• Dall’agente all’esaminatore e viceversa: Lezioni pratiche apprese dall’interno dell’USPTO
• WIPO’s INSPIRE offre un nuovo modo di selezionare i database per le ricerche di brevetti che coinvolgono traduzioni automatiche
• Comprendere i disegni delle domande di brevetto di utilità
• Perché è ora di salire sul treno PCT: I vantaggi di depositare prima le domande di brevetto USA tramite il PCT
• Implicazioni del deposito di domande di brevetto successive negli Stati Uniti (Parte III)
• Tipi di domande di brevetto successive negli Stati Uniti (Parte II)
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• Richiedere un brevetto in Germania
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• Previsto il brevetto: La strada per ottenere un brevetto USA
• Perché volete un brevetto? Quando si ha un’invenzione?
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• Come scrivere una domanda di brevetto
• Presentare una domanda di brevetto è ancora una decisione intelligente per gli inventori
• Inventorship 101: Chi sono gli inventori e i co-inventori?
• Ricerca di un brevetto 101: perché la ricerca di un brevetto USA è di fondamentale importanza
• 10 consigli critici per gli inventori
• Non esiste un brevetto provvisorio
• Ricerca di un brevetto: Una grande opportunità per gli inventori di concentrarsi su ciò che è unico
• Devo depositare una domanda di brevetto prima di concedere in licenza l’invenzione?
• Trasformare la vostra idea in un’invenzione
• Imparare dai comuni errori nelle domande di brevetto degli inventori
• Perché i consulenti in brevetti non lavorano sulla contingenza

NOTA: Questo articolo è stato originariamente pubblicato il 25 dicembre 2007 e da allora è stato aggiornato diverse volte, l’ultima il 13 maggio 2017..