Pośród wielu rodzajów relacji biznesowych, z jakimi można się spotkać we współczesnym świecie transakcji, jest pojęcie umowy licencyjnej, na mocy której jedna strona udziela drugiej prawa do korzystania w kontekście biznesowym z prawa, nazwy handlowej, metody, produktu lub innego składnika majątku posiadanego dla obopólnej korzyści. Osobę lub podmiot udzielający prawa określa się mianem „Licencjodawcy”. Osoba lub podmiot otrzymujący prawo określany jest mianem „Licencjobiorcy.”
W niniejszym artykule przedstawione zostaną podstawowe wymagania dotyczące udanego zawarcia umowy licencyjnej. Przed zawarciem umowy licencyjnej w Stanach Zjednoczonych należy zasięgnąć kompetentnej porady prawnej i podatkowej.
Czytelnik powinien najpierw zapoznać się z artykułami: Umowy, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Własność intelektualna: What it is and How to Protect It before reading further, since it will be assumed in this article that the information in those articles is known to the reader.
Podstawowe pojęcie licencji:
Udzielenie licencji to po prostu przyznanie innej osobie prawa do korzystania z jakiegoś składnika majątku będącego własnością danej osoby w określonym celu i, zazwyczaj, za określoną opłatę lub serię opłat określanych jako „tantiemy”. Najczęściej strona udziela licencji na prawo do sprzedaży lub korzystania z jakiegoś składnika majątku przedsiębiorstwa będącego jej własnością, takiego jak własność intelektualna, produkt lub metodologia. Kilka przykładów to licencja na rozwój i promocję opatentowanego produktu oraz jego sprzedaż na określonym terytorium; licencja na wykorzystanie własnego produktu jako części mieszanki produktów, które są sprzedawane; licencja na wykorzystanie nazwy handlowej lub logo do sprzedaży produktu w określonym miejscu; licencja na publikację napisanego przez siebie dzieła chronionego prawem autorskim itd. itp.
Licencja jest zazwyczaj sprowadzona do pisemnej umowy określającej prawa, obowiązki i płatności, które są częścią licencji. Licencja może dawać licencjobiorcy wszystkie prawa do korzystania z aktywów („licencja wyłączna”) lub tylko niektóre prawa lub prawa do korzystania z nich w połączeniu z innymi osobami („licencja niewyłączna” lub „ograniczona”). Licencja zazwyczaj przyznaje licencjobiorcy pełne prawa do korzystania z aktywów według uznania licencjobiorcy, ale może zawierać pewne kryteria dotyczące wyników lub licencja wygasa lub staje się niewyłączna.
Zazwyczaj licencja polega na tym, że licencjodawca jest bierny, otrzymując jedynie opłaty licencyjne, podczas gdy licencjobiorca angażuje się w działalność gospodarczą lub rozwojową i może swobodnie korzystać z utworu pod warunkiem uiszczania opłat licencyjnych i spełnienia innych kryteriów. Nieprzestrzeganie umowy licencyjnej przez licencjobiorcę skutkuje zazwyczaj wypowiedzeniem licencji oraz wypłatą odszkodowania na rzecz licencjodawcy.
Podobnie jak w przypadku sprzedaży aktywów, licencjodawca pozostaje ostatecznym właścicielem aktywów lub metodologii; przenoszone są ograniczone prawa do korzystania z tego, co posiada licencjodawca, a nie własność. Alternatywą dla licencji jest faktyczna sprzedaż aktywów nabywcy, jednak większość licencjodawców pragnie pozostać właścicielami, aby móc korzystać z aktywów w przyszłości, na innych terytoriach lub w innych zastosowaniach. Istotne jest, aby licencjobiorca zdawał sobie sprawę, że w przeciwieństwie do pełnego prawa własności, licencja jest jedynie grupą praw, które licencjobiorca uzyskuje, a właścicielem całości pozostaje licencjodawca.
Typowe problemy, z którymi należy się zmierzyć:
- Kto jest właścicielem czego? Istotne jest dokładne określenie, jakie prawa są przedmiotem licencji, na jak długo i w jakim kontekście. Jeśli licencjodawca posiada inne aktywa lub koncepcje, które wykorzystuje samodzielnie lub przekazuje stronom trzecim, ważne jest, aby w pełni je ujawnić, aby licencjobiorca nie twierdził, że inne działania licencjodawcy stanowią dla niego konkurencję, a licencja jest bezwartościowa. Wiąże się to z wariantami i ulepszeniami produktu lub koncepcji, omówionymi poniżej.
- Jak długo, jaka cena? Co licencjodawca otrzymuje z licencji? Jakie płatności są należne, kiedy? Czy jest jakaś gwarantowana kwota lub tylko procent od sprzedaży? Jak obliczana jest sprzedaż? Jak długo to trwa? Jakie kryteria wydajności musi spełnić licencjobiorca, aby utrzymać licencję? Jak licencjobiorca może porzucić licencję i przejść do innych produktów i może albo licencjodawca lub licencjobiorca konkurować z produktu lub metody z ich własnym lub strony trzeciej produktu lub metody?
- Kto broni co? Szczególnie w przypadku nazw handlowych lub własności intelektualnej, ważne jest, aby określić, kto ma obowiązek bronić się przed stronami trzecimi naruszającymi prawa do własności intelektualnej, a to może być kosztowny proces. Na przykład, jeśli licencjodawca licencjonuje projekt oprogramowania, który strona trzecia twierdzi, że został skradziony, kto musi bronić roszczenia i płacić wszelkie odszkodowania? To wszystko powinno być dokładnie określone w umowie.
- Ulepszenia i zmiany. Zakładając, że licencjodawca opracuje ulepszenie lub kolejną generację produktu, czy licencjobiorca ma prawo do korzystania z tego ulepszenia? Jest to niezwykle istotne, ponieważ licencjobiorca może stworzyć dobrze prosperujący biznes tylko po to, aby odkryć, że licencjodawca udzielił licencji na nowy produkt, który całkowicie podkopuje biznes stworzony przez licencjobiorcę. Ponadto, jeżeli licencjobiorca wymyśli odmianę lub ulepszenie, czy generuje to jakiekolwiek prawa dla licencjodawcy?
- Rola innych licencjobiorców. Jeśli licencja nie jest wyłączna, jakie zabezpieczenia mogą istnieć, aby powstrzymać innego licencjobiorcę przed zakłócaniem sprzedaży obecnego licencjobiorcy? Jak są rozwiązywane spory między licencjobiorcami?
- Prawo do cesji? Prawo do wspólnego przedsięwzięcia? Często licencjobiorca będzie chciał wprowadzić inne podmioty do pomocy w swoich wysiłkach na rzecz promocji produktu lub usługi lub będzie dążył do sprzedaży własnej licencji innej stronie. Jakie prawa ma licencjodawca, aby sprzeciwić się lub zatwierdzić takie kroki?
- Prawo licencjobiorcy do zmiany produktu lub usługi. Zazwyczaj licencjobiorca wpada na własne pomysły lub warianty licencjonowanego produktu, samodzielnie lub we współpracy ze stronami trzecimi, lub też klient prosi o wariant dostosowany do jego potrzeb. Jakie prawa ma licencjobiorca do zmiany produktu lub usługi?
- Materiały reklamowe i promocyjne. Często licencjodawca będzie chciał mieć prawo do zatwierdzenia wszystkich materiałów marketingowych, szkoleniowych i reklamowych. Często licencjobiorca chce swobody działania i nie chce licencjodawcy, który może nie być dobrze zorientowany w marketingu lub warunków lokalnych, aby mieć prawo weta.
- Postanowienia dotyczące odszkodowań: Większość licencjodawców chce pełnej ochrony, w tym ubezpieczenia, dla działań licencjobiorców. Większość licencjobiorców chce, aby odpowiedzialność za produkt ponosił licencjodawca. Zakres takich postanowień jest często obszarem napiętych negocjacji.
- Lokalne przepisy i prawa. Wiele miejsc, zwłaszcza w Europie, ma niezwykle surowe przepisy dotyczące produktów i usług oraz ograniczenia w zakresie prawa do handlu i sprzedaży. Rzeczywiście, często lokalne prawo może unieważnić sprzeczne postanowienia w umowie licencyjnej. Niektóre produkty uważane za bezpieczne i legalne w danej jurysdykcji są nielegalne w innych. Dobrym przykładem jest alkohol sprzedawany w niektórych krajach arabskich. Istotne jest, aby sprawdzić obowiązujące prawo i przepisy.
- Podatki i licencje. Równie ważne jest, aby przydzielić, kto jest odpowiedzialny za co podatki, które mogą narastać. Zazwyczaj licencjodawca nie chce być zaangażowany w sprzedaż lub działania związane z zatrudnieniem i chce być zwolniony z wszelkich tego typu zobowiązań, ale aby to osiągnąć, należy zwrócić szczególną uwagę na strukturę stworzoną w umowie, ponieważ niektóre jurysdykcje mogą nakładać pseudo opodatkowanie zatrudnienia w niektórych porozumieniach licencyjnych i, oczywiście, lokalne licencje biznesowe muszą być opłacane i aktualizowane przez licencjobiorcę.
- Standardowe kwestie dotyczące umów. Oprócz licznych kwestii mających zastosowanie w konkretnym projekcie, należy rozważyć standardowe warunki i zagadnienia związane z nimi w każdej umowie biznesowej.
Dlaczego Licencja?
Istnieją liczne inne metody łączenia wysiłków w celu promowania i sprzedaży produktu lub usługi, począwszy od współwłasności pojedynczego podmiotu, poprzez joint venture (partnerstwo dwóch lub więcej podmiotów), aż po dystrybucję i umowy z przedstawicielami handlowymi. W większości przypadków, licencja jest metodą preferowaną przez osobę lub podmiot, który po prostu chce mieć całkowicie pasywną rolę, czyli otrzymywać tantiemy, bez angażowania się w codzienne lub nawet strategiczne decyzje marketingowe. Jak ujął to jeden z klientów: „Chcę po prostu usiąść i spieniężyć moje czeki z tantiemami.”
Ale rzadko kiedy jest to takie proste, a działalność licencjobiorcy jest kwestią, która musi budzić żywe zainteresowanie każdego mądrego licencjodawcy, ponieważ zły lub słabo radzący sobie licencjobiorca może spowodować, że produkt lub usługa, które mogłyby przynieść dobre przepływy pieniężne, staną się bezużyteczne, podczas gdy inne konkurencyjne produkty zdominują daną dziedzinę. Ponadto większość licencjobiorców potrzebuje wskazówek i pomocy ze strony licencjodawcy, a więc nieuchronnie chodzi tu o coś więcej niż „realizowanie czeków”. Podczas gdy wielu wynalazców marzy o udzieleniu licencji na swój produkt jakiemuś międzynarodowemu koncernowi, który po prostu z czasem zapłaci dużą sumę pieniędzy, przeciętna licencja obejmuje dwa stosunkowo małe przedsiębiorstwa, które muszą współpracować, aby proces zakończył się sukcesem.
Wniosek:
Licencjonowanie produktu lub usługi może być doskonałym sposobem na generowanie dobrych przepływów pieniężnych, jeśli dokument jest prawidłowo stworzony z jasnym zrozumieniem celów i obowiązków stron. Najczęściej licencja ma ograniczony zakres, tak aby licencjodawca mógł swobodnie rozwijać niektóre rynki lub współpracować z więcej niż jednym licencjobiorcą. Istotne jest, aby przed rozpoczęciem współpracy pamiętać nie tylko o dobrym doradztwie prawnym, ale także o dobrym doradztwie podatkowym i znajomości lokalnych realiów. Jeśli dobrze wykonane, może to być sposób dla wynalazcy lub twórcy produktu lub usługi, aby zminimalizować zaangażowanie w pracy marketingu i dostarczania usługi lub produktu, podczas gdy nadal otrzymują dobre dochody.